（8）出口定牌加工中，未经商标权人许可，擅自使用他人注册商标贴牌，构成商标侵权行为

整理：方晓红

单位：上海段和段（厦门）律师事务所

来源：知产财经

2022年福建法院知识产权司法保护十大案例

一、对利用公有领域素材加工创作形成的作品进行保护时，应当考虑版权保护与作品创新之间的平衡——江西省亿维电子商务有限公司诉厦门表情科技有限公司侵害著作权纠纷案

【判决书链接】福建高院：【“汤圆酱”表情包案】利用公有领域的表达方式、素材再创作形成的作品的侵权比对

二、短视频作品署名方式使观众对作品著作权人产生误认的构成侵害著作权人署名权——夏洁等4人与河南广播电视台著作权权属、侵权纠纷案

【判决书链接】（2）福建高院：转发视频刻意删除原视频标识，另以不显眼形式标注著作权人名称，同时以醒目方式标识自己署名并修改作品，构成侵权

三、行为人侵权恶意可作为知识产权侵权纠纷适用法定赔偿时的惩罚性因素予以考量——广东骆驼服饰有限公司诉厦门市梦幻旅途户外用品有限公司、厦门傲风之旅户外用品有限公司侵害商标权纠纷案

【判决书链接】（3）福建高院：网络店铺中大量使用与他人知名度极高商标的近似标志，法定赔偿应体现一定惩罚性，损害赔偿由20万改判至100万

四、非以销售为目的攀附驰名商标商誉的行为亦须承担商标侵权的法律后果——福建正山堂茶业有限责任公司与叶庆奇、三分之二（武夷山）包装制品有限公司侵害商标权纠纷案

【判决书链接】（4）武夷山法院：订制驰名商标“正山堂”茶叶礼盒，虽不以销售为目的，但仍应承担商标侵权的法律后果

五、权利人行使专利权应当遵循诚实信用原则，主动提供专利技术并怠于披露专利权的，可能被认定默示许可实施其专利——江苏固耐特围栏系统股份有限公司与厦门高诚信工程技术有限公司等侵害发明专利权纠纷案

【判决书链接】（5）最高法知产庭：固耐特公司主动提供专利技术用于施工图纸设计并怠于披露专利权，构成默示许可，工程完工后起诉侵权违反诚实信用原则

六、以合理许可费评估值确定损失数额，妥解侵犯商业秘密罪定罪量刑数额认定难题；厘清单位犯罪与个人犯罪界限，精准打击商业秘密侵权犯罪行为——廖生堡、詹谦与上海悦苏资产管理有限公司侵犯商业秘密罪系列三案

【链接（无判决书)】（6）福建省首例以合理许可费评估值确定损失数额，并据此定罪量刑的商业秘密罪案件

七、复制他人微信小程序进行信息网络传播，并收取广告费用的，构成侵犯著作权罪——“土豆游戏机”微信小程序侵犯著作权案

【链接（无判决书)】（7）复制他人微信小程序进行信息网络传播，并收取广告费用的，构成侵犯著作权罪

出口定牌加工中，未经商标权人许可，擅自使用他人注册商标贴牌，构成商标侵权行为——格里什科公司与天虹公司侵害商标权纠纷案

【案情】

本案诉争商标“Grishko”于1991年9月23日在俄罗斯联邦进行基础注册，注册编号为99078，通过马德里协定进入中国注册，其后在中国获准注册，专用权期限自2013年8月30日起至2023年8月30日止，商标注册号为G606346，核定使用于服装、芭蕾舞和舞蹈鞋等商品上。其注册人为“Obchtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyou ‘Grishko’”。

第G606346注册商标

格里什科公司在庭后向法院提交了一份由苏维埃社会主义共和国联盟苏联国家科学技术委员会、国家发明与发现委员会颁发的商标注册证（附有中文译本），编号为第99078号，根据该注册证的记载，该商标于1991年9月23日在苏联国家商标局获准注册，持有人为“舞蹈”工程生产合作社。格里什科公司庭后向本院提交了俄罗斯联邦科学、高等学校和技术政策部专利与商标委员会出具的证明文件，载明“舞蹈”工程生产合作社于1993年7月12日将该第99078号注册商标的独占使用权移交给格里什科有限责任合伙（Grishko LLP）。俄罗斯联邦专利与商标委员会全俄国家专利鉴定科学研究所于1996年5月17日核准格里什科有限责任合伙将第99078号商标转让给格里什科有限责任公司（Grishko LLC）。俄罗斯联邦国家商标和服务标志登记簿的记录显示，登记日为2011年11月8日，第99078号商标的注册有效期延长至2021年1月11日，商标所有权人为格里什科有限责任公司。

格里什科公司向法院提交了部分中国大陆和中国香港地区的经销商出具的声明，出具声明的落款时间为2020年，内容均包含与Grishko品牌合作多年，在中国境内销售推广该品牌的商品。格里什科公司提交的2021年12月28日的淘宝网搜索信息显示，在淘宝平台上开设有多家销售含Grishko商标芭蕾舞鞋的网店，标明商品自俄罗斯进口，按照不同的款式售价自100余元至1000余元不等。

天虹公司向法院提交的美国专利商标局网站上的信息显示，美国注册号为3568809，标志为“GRISHKO”的商标所有人为I.M.威尔森股份有限公司，申请日期为2007年3月30日，注册日期为2009年2月3日，首次使用日期为1990年5月19日，核定使用商品第25类，使用于芭蕾舞拖鞋、舞鞋等项目；美国注册号为3915946，标志为“GRISHKO”的商标所有人为I.M.威尔森股份有限公司，申请日期为2010年2月4日，注册日期为2011年2月8日，首次使用日期为1990年5月19日，使用于第25类商品芭蕾舞拖鞋、舞鞋等项目。1992年8月5日，格里什科公司的法定代表人Nicolai Grishko出具证明，表明：“我同意I.M.威尔森股份有限公司在美国是商标GRISHKO及其商誉的所有者。我进一步同意在商标中使用我的名字”。1993年3月30日，Nicolai Grishko再次出具证明，声明：“由I.M.威尔森股份有限公司办理：除了本人之前于1992年8月5日确认同意的I·M·威尔森股份有限公司相关事宜外，本人特此授予I·M·威尔森股份有限公司在美国专利商标局注册GRISHKO商标的权利”。

2019年4月1日，I.M.Wilson（USA）Co.Ltd作为甲方，天虹公司作为乙方，于中国福建省连江县签署《独家业务合作协议》壹份，双方约定：乙方委托甲方在协议期间作为乙方的独家Wilson及/或Grishko USA足尖鞋生产技术提供者向乙方提供全面的技术支持、咨询服务和其他服务，包括但不限于……（4）为乙方提供具有竞争力价格的Wilson及/或Grishko USA鞋子、服装、附件及相关舞蹈产品订单。

根据格里什科公司的申请法院向福州海关调取了货主单位为天虹公司，申报出口商品名称为芭蕾硬鞋或芭蕾软鞋，商品品牌为Grishko，出口日期自2019年至2021年的出口报关记录。经统计，天虹公司自2019年4月22日至2021年10月5日，总计向美国出口Grishko牌芭蕾舞鞋24 645双，出口申报价格总值341 905.2美元。格里什科公司提出诉讼请求：1.判令天虹公司立即停止侵害格里什科公司注册商标专用权的行为；2.判令销毁侵害格里什科公司商标权的商品；3.判令销毁用于制造侵权商品的材料、工具；4.认定G606346号商标为驰名商标；5.判令天虹公司赔偿格里什科公司经济损失500万元；6.判令天虹公司赔偿格里什科公司为调查、制止侵权所产生的合理费用10万元；7.判令天虹公司承担本案的全部诉讼费用。

【裁判】

福州中院一审认为，1.针对诉、辩双方的争议，首先应解决的问题是天虹公司的被诉行为是否属于商标使用行为。《中华人民共和国商标法》（以下简称“商标法”）第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”依照该条规定，商标使用指的是指在商业活动中，将标识用于产品上，用于识别商品来源的行为。天虹公司接受I.M.威尔森公司委托加工舞蹈鞋产品，并在加工时将“Grishko”标识与产品进行了物理结合，属于在商业活动中将标识用于产品的行为。天虹公司认为基于商标权保护的地域性，涉案注册商标覆盖的地域范围为中国境内，被诉侵权产品未在境内销售，相关标识不能发挥来源识别作用，不存在混淆可能性。法院认为，商标专用权人依据其专用权，有权控制未经许可的商标使用行为，以及后续的商品流通行为。商品流通是产品生产行为的自然延伸，但二者分属于不同的商业活动环节，对每个环节的行为均应独立评价，相同的行为不能因后续行为的不同而导致不同的法律评价，例如，在产品生产环节使用商标的行为，因该产品实际未进入流通环节即认为不存在商标使用。在定牌委托加工关系中，定作人委托加工方生产产品，同时贴附标识，其目的就是令所贴附的标识在商品流通中发挥识别商品来源的作用；加工方接受定作人的委托在产品上贴附标识，其目的也是令该标识发挥识别商品来源的作用，即该标识系用于识别商品来源。天虹公司接受境外主体的委托，在中国境内加工带“Grishko”标识的产品，其行为符合我国商标法对于商标使用行为的描述，构成商标使用行为，该行为受中国商标专用权人的控制。至于所加工的商品后续未在中国境内销售，不影响其行为定性。天虹公司接受境外主体委托而在中国境内，于舞蹈鞋产品使用“Grishko”标识，与涉案G606346号注册商标标识相同，构成在相同商品上使用相同商标的行为。该行为是否存在混淆可能性，不以商品是否实际在中国市场上流通为前提，而应仅就该使用行为本身为判断对象。在判断过程中，以与该商品相关的普通消费者的认知能力为基础，如果普通消费者基于该商品标识传达的信息，容易误认为该商品来源于商标权人，则可以认定存在混淆可能性；如果有证据证明真实的消费者实际上不会发生混淆，则可以认定不存在混淆可能性。由于天虹公司在中国境内使用标识，在侵权判断中的普通消费者指的是中国的普通消费者。以中国境内普通消费者的认知能力为准，天虹公司在相同商品上使用相同商标，将使其产品的来源指向商标权人格里什科公司，侵害了格里什科公司的注册商标专用权。

2.在定牌委托加工关系中，加工方的商标使用行为系基于他人的委托而诱发，具有被动性与依附性，在构成商标侵权的前提下，其是否承担侵权责任，应当考虑加工方是否具有过错。天虹公司认为不存在过错，理由是I.M.威尔森公司是“Grishko”标识美国商标的持有人，且该公司在美国注册商标是经过格里什科公司的同意授权的。法院认为，格里什科公司与I.M.威尔森公司就I.M.威尔森公司是否合法持有美国注册商标存在争议，该争议不属于本案的审理范围。但仅就美国专利商标局官网公开的“Grishko”商标的注册档案中，格里什科公司的Nicolai Grishko出具的声明书内容而言，Nicolai Grishko仅同意I.M.威尔森公司在美国注册并使用包含其姓名的“Grishko”商标，基于商标注册使用的地域性，显然不能认为I.M.威尔森公司在美国之外的法域亦有权使用该商标。天虹公司是一家专业从事舞蹈鞋制造与外贸出口的经营主体，对于在该类产品上的商标品牌应属熟知，其在接受I.M.威尔森公司的订单业务时，应当审查该公司是否有权在中国境内授权使用与他人存在争议的标识。天虹公司怠于履行审查义务，或者明知I.M.威尔森公司无权在中国境内使用争议商标标识，均属存在主观过错，应承担相应的侵权责任。

根据格里什科公司的诉讼请求，天虹公司首先应当停止侵害注册商标专用权的行为，即停止在舞蹈鞋上使用侵害注册商标专用权的“Grishko”标识。其次，关于赔偿损失责任的承担，根据商标法第六十三条第一款的规定，本案中，格里什科公司主张按照天虹公司出口侵权产品的数量，以格里什科公司权利商品的销售单位利润70美元计算，主张天虹公司的赔偿数额应为10901267元，但格里什科公司本案仅主张500万元。法院认为，格里什科公司提出的赔偿计算方式系主张以权利人因被侵权所导致的销售损失作为赔偿依据，但本案的被诉侵权产品未在中国市场上销售，格里什科公司的销售损失并未发生在中国境内，被诉侵权产品在美国境内的销售是否属于侵权行为不在管辖范围内，因此，本案中不存在以销售损失作为计算依据的前提。本案所涉及的是天虹公司未经权利人许可，在中国境内的生产过程中使用标识构成侵权行为的事实，格里什科公司的中国注册商标仅能覆盖中国境内的商标侵权行为，故赔偿范围应以中国境内的商标侵权行为给权利人造成的损失，或者侵权人的获利为准。天虹公司为境外主体代工，所代工的产品未在中国境内销售，其行为不足以导致格里什科公司在中国境内发生销售损失，本案赔偿数额的计算应以天虹公司因侵权行为所获得的利益为基准。由于格里什科公司并未举证证明天虹公司接受委托使用侵权标识的获益，本案就天虹公司的侵权获利只能采用估算的方式。根据本案查明的事实，天虹公司自2019年4月至2021年10月总计向美国出口含“Grishko”标识的侵权商品申报价值341 905.2美元，从外贸出口行业的惯例来看，该货值金额即为天虹公司自委托人处获得的报酬总额，即天虹公司的侵权行为所获得的总计收入。根据天虹公司提交的与I.M.Wilson（USA）Co.Ltd签订的《独家业务合作协议》的约定，该公司向天虹公司提供“具有竞争力价格”的订单，同时考虑到外贸出口行业总体利润较薄，且自2020年以来受到疫情冲击影响的情况，法院将其利润率酌定为15%，约合人民币327000元。格里什科公司为提起本案诉讼，制止侵权支出相关费用，考虑到其办理域外证据的公证、认证手续、调查取证费用以及聘请律师的费用，主张支出10余万元是合理的，对其主张的合理支出10万元予以支持。天虹公司应就其侵权行为赔偿格里什科公司经济损失327000元，并赔偿格里什科公司为制止侵权支出的合理费用10万元。

综上，法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十九条，《中华人民共和国商标法》第五十七条第一项、第六十三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决：

一、福州天虹舞蹈鞋有限公司应于本判决生效之日起，立即停止侵犯格里什科有限责任公司G606346号注册商标专用权的行为，即立即停止生产含有“Grishko”标识的舞蹈鞋产品；

二、福州天虹舞蹈鞋有限公司应于本判决生效之日起，立即销毁含有“Grishko”标识的库存舞蹈鞋，以及立即销毁含有“Grishko”标识的用于生产舞蹈鞋的材料；

三、福州天虹舞蹈鞋有限公司应于本判决生效之日起七日内向格里什科有限责任公司赔偿经济损失327000元；

四、福州天虹舞蹈鞋有限公司应于本判决生效之日起七日内向格里什科有限责任公司赔付合理支出100000元；

五、驳回格里什科有限责任公司的其他诉讼请求。

一审宣判后，当事人均未上诉，被告方在判决生效后自动履行了判决内容。

【评析】

本案系涉外定牌加工的案件，原告系俄罗斯公司，被告系法国主体设立在中国境内的外国法人独资公司，双方之间就案涉商标在美国境内的使用发生争议，在美国销售的商品系由美国主体委托境内公司生产，原告认为该生产行为侵害其中国注册商标专用权，故提起本案诉讼。本案的判决意见认为，侵害注册商标专用权以被诉行为构成商标使用为前提，在是否构成商标使用的判断上，应当以普通消费者的认知为准。在商品生产环节中的商标使用行为以该行为是否足以使普通消费者将其作为来源识别标志为判断标准，商品嗣后是否实际在中国境内流通对生产环节中的行为定性不产生影响。本案的审理彰显了我国严格保护知识产权的司法政策，取得了较好的法律效果和社会效果。

来源：知产财经